서울 백화점의 한 루이비통 매장.

명품 가방 소유자의 요청에 따라 개인 사용 목적으로 가방을 리폼한 경우, 리폼 과정에서 상표가 그대로 표시됐더라도 상표권 침해에 해당하지 않는다는 대법원 판단이 나왔다.

대법원 민사2부(주심 권영준 대법관)는 루이비통이 리폼업자 A 씨를 상대로 제기한 상표권침해금지 및 손해배상 청구 사건에서 원심을 파기하고 사건을 특허법원에 환송했다(2024다311181). 리폼 행위의 상표권 침해 여부에 대한 대법원의 첫 판단이다.

[사실관계 및 하급심]
루이비통은 자사 상표가 표시된 가방을 해체해 새로운 가방과 지갑 등을 제작한 리폼업자 A 씨를 상대로 소송을 제기했다. 1심 및 항소심은 리폼 제품도 상표권 침해에 해당한다고 판단했다. A 씨가 1500만 원을 배상하라고 판결했다. 

[대법원 판단]
대법원은 공개변론을 개최해 의견을 두루 청취한 다음 리폼 행위는 원칙적으로 상표법상 ‘상표의 사용’에 해당하지 않는다고 판단했다. 다음과 같은 취지로 판시했다. 

- 리폼 제품이 거래시장에 유통되지 않고 개인적 용도로만 사용되는 경우, 그 제품에 상표를 표시한 행위는 ‘상표의 사용’에 해당하지 않는다.

- 리폼업자가 소유자의 개인적 사용을 목적으로 리폼 요청을 받아 제품을 리폼한 뒤 이를 소유자에게 반환한 경우, 리폼 과정에서 상표가 표시되었더라도 이는 원칙적으로 상표법상 ‘상표의 사용’에 해당하지 않아 상표권 침해가 성립하지 않는다.

- 형식적으로는 리폼업자가 소유자의 개인적 사용 목적에 따라 리폼 서비스를 제공한 것으로 보이더라도, 실질적으로 리폼업자가 리폼 과정을 지배·주도하면서 리폼 제품을 생산·판매하는 등 이를 자신의 제품으로 상거래에 제공해 시장에 유통되게 한 특별한 사정이 있는 경우에는, 리폼 과정에서 이루어진 상표 표시 행위는 상표법상 ‘상표의 사용’에 해당해 상표권 침해가 성립할 수 있다.

- 특별한 사정의 유무는 △소유자의 리폼 요청 경위와 내용 △리폼 제품의 목적·형태·개수 등에 관한 최종 의사결정 주체 △리폼업자가 받은 대가의 성격 △리폼에 제공된 재료의 출처와 그 비중 △리폼 제품의 소유관계 등 여러 사정을 종합해 판단해야 한다. 특별한 사정에 대한 증명책임은 리폼업자의 행위가 상표권 침해에 해당한다고 주장하는 상표권자에게 있다.

[판결 의의]
대법원 관계자는 "미국, 유럽, 일본 등 세계 여러 나라에서 결과를 지켜보고 있는 사건으로, 법리의 중요성은 물론 사회적 파급효과도 상당하다"며 "법리를 최초로 선언하고, 특별한 사정을 판단하기 위한 구체적인 기준까지 함께 제시했다는 점에서 의의가 있다"고 설명했다.